最高院要求评审委重审迪奥公司香水瓶立体商标
2018年4月26日“世界知识产权日”之际,最高人民法院公开庭审直播了申请人克里斯蒂昂迪奥尔香料公司(下称迪奥公司)诉国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)商标注册申请驳回复审案,并当庭作出宣判,撤销二审、一审判决和商标评审委员会的行政决定,责令商标评审委员会重新作出决定。
本案和单纯在国内商标申请注册不同,是再审申请人迪奥公司依据《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定,通过世界知识产权组织国际局向包括我国在内的几个国家提出领土延伸保护申请。我国作为被主张领土延伸保护的国家之一,需要由商标局进行审查,评判是否符合我国商标法的规定。在该案中,商标局和商标评审委员会先后认定申请人申请的商标不符合我国商标法规定,缺乏显著性。在后续一、二审中,法院支持了商标评审委员会的主张。申请人在向最高人民法院提出再审申请中,认为被诉决定所依据的事实基础存在错误,并且遗漏了其复审理由,同时主张涉案商标具有显著性。最高人民法院因而将本案的焦点问题归纳为被诉决定是否违法法定程序以及申请商标是否具有显著性。
一、 被诉决定是否存在程序违法?
申请商标指定的商标为三维立体图。商标局并未如实记载迪奥尔公司在国际注册程序中对商标类型作出的声明,且未给予迪奥尔公司合理补正机会,直接将申请商标类型变更为普通商标,并作出不利于迪奥尔公司的审查结论。商标评审委员会在迪奥尔公司明确提出异议,并通过补充三面视图的方式提出了补正要求的情况下,对此未进行审查与置评。最高院认为此行为“违反法定程序,并可能损害行政相对人的合法利益”,应该以三维立体商标为基础,重新对申请商标是否具备显著特征等问题予以审查。
根据我国商标法实施条例第四十三条的规定,对于以三维标志作为国际注册商标指定中国申请领土延伸的,如果未及时向商标局提交关于商标使用方式的说明以及至少包含三面视图的商标图样,该领土延伸申请将面临被驳回。本案中,最高院认为在迪奥尔公司已经对申请商标的类型予以明确,而仅欠缺部分视图等申请材料的形式要件的情况下,商标局应当充分考虑到商标国际注册程序的特殊性,参照商标法实施条例第四十条第二款的规定,给予迪奥尔公司补正申请材料的机会,以平等、充分保障包括迪奥尔公司在内的国际注册申请人的合法利益。最高院通过对商标局的驳回程序以否定的评价,为国际商标申请人提供及时有效的司法救济。最高院的判决对于国际商标注册相关程序的适用、对于国内程序和国际程序的协调具有参考意义。当然,对于补正后的商标如何与国际注册以及基础申请相协调、如何进行公示等问题,仍需要在程序上予以解决。
二、 申请商标是否具有显著性?
申请人主张涉案商标具有独特性,具有固有显著性,并且通过长期的宣传推广,获得了极高的知名度与显著性。商标局和评审委认为申请商标易被识别为指定商品的常用容器,在案证据也不足以证明申请商标经过宣传、使用具备显著性,且商标评审采用个案审查原则,类似商标已获准注册的理由不能成为申请商标获准注册的当然理由。最高院认为商标局、商评委在重新审查中应当重点考虑如下因素:一是申请商标的显著性与经过使用取得的显著性。二是审查标准一致性原则,不能以个案审查为由忽视执法标准的统一性问题。
对于立体商标的实质审查包括功能性审查、显著性审查等。在显著性方面,根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第九条,仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标,相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的,该三维标志不具有作为商标的显著特征。经过长期或者广泛使用,相关公众能够通过该标志识别商品来源的,可以认定该标志具有显著特征。本案中,最高院对如何判断通过使用获得显著性给出了指导性意见,特别是申请商标进入中国市场的时间,在案证据能够证明的实际使用与宣传推广的情况,以及申请商标因此而产生识别商品来源功能的可能性。这对于后续商标申请人通过使用证明商标取得显著特征具有参考意义。
本案是一个立体商标纠纷,而且属于基于国际注册在我国获得领土延伸保护的案例。最高人民法院在世界知识产权日公开审理和宣判本案,其本身对于依照知识产权国际公约给予外国人主体以平等保护,培养民众的知识产权意识无疑具有重要意义。
Tips:以三维标识作为国际注册商标指定中国申请领土延伸需要注意的方面:
1. 对于立体商标,申请人在中国进行申请或通过马德里申请指定中国时,应当注意中国商标局的特殊要求,在申请书中予以声明,说明商标的使用方式,并提交能够确定三维形状的图样,提交的商标图样应当至少包含三面视图。
2. 对于马德里申请指定中国的立体商标,如未在国际注册程序中予以声明,应当自该商标在国际局国际注册薄登记之日起3个月内,通过依法设立的商标代理机构,及时向商标局递交相关材料。即便申请人在申请时未能及时递交相关材料,也应当充分利用后续的评审、诉讼等救济程序,并在这些后续程序中明确商标类型并递交相关材料。
3. 除商标法第十二条规定的“以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册”外,立体商标同样适用普通商标申请注册所需满足的显著性审查和其他禁止性规定。
4. 在申请商标标志(包括三维标志)本身缺乏显著特征的情形下,申请人应当积极收集实际使用、宣传推广证据,探索申请商标是否因此而产生识别商品来源功能的可能性,即通过使用获得显著性。
5. 虽然我国并非判例法国家,但审查商标时也应当遵循审查标准一致性原则。申请人在商标因缺乏显著性而驳回时,可积极收集相同、近似商标获准注册的案例。
(上海专利商标事务所有限公司商标部 戴琼洁供稿)
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