无效利器——保密审查
点击蓝字,关注我们
2022年5月9日,国家知识产权局就实用新型专利201720389490.8(名称为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”)作出第55586号无效决定,宣告专利权全部无效。该无效决定被认为是多年来尝试利用违反保密审查规定作为理由进行无效的多个案件中获得成功的第一案,值得专利申请人/专利权人/无效请求人关注。
第55586号无效决定要点如下:
本案关键脉络如下:
1、无效请求人初步举证该专利未进行保密审查;
2、无效请求人初步举证该专利的技术方案是在国内完成的;
3、权利人提供证据试图证明该技术方案是在国外完成的。
下文我们详细看一下上述脉络在本案中的展开情况。在此之前先厘清本案的关联申请及其时间线:
2016/12/20——美国临时申请US62/436730(以下简称US1)
2017/1/10——中国首次申请CN2017200259814(以下简称CN1)
2017/4/14——中国第二次申请CN2017203894908(以下简称CN2),要求CN1的优先权;CN2就是本案的无效对象。
2017/6/30——美国正式申请US15/639005US2(以下简称US2),且要求了US1的优先权。
无效请求人出击第一步:
初步举证该专利未进行保密审查。
证明CN1、CN2的技术内容与US1和US2一样+CN1和CN2没有做过保密审查+US1申请日在CN1和CN2申请日之前,这是客观证据,非黑即白,无可争议。
专利权人对上述事实认定无异议。
无效请求人出击第二步:
证明该技术方案是在国内完成的。
无效请求人提交无效请求时提供如下证据:
证据2-1:“浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)”,来源——中国证券监督委员会;
证据2-2:标题为“新昌张东行:勇攀科技高峰的'追梦人'”,发布日期为“2021年05月28日”的网页截图打印件,来源——浙江在线-新昌新闻网。
无效请求人以证据2-1和证据2-2证明本专利发明创造是在中国完成的。
根据无效决定,这一步举证力度需要达到高度盖然性的要求,可以从两个角度来综合考察:一是从专利权人住所地的角度、二是从发明人国籍的角度。就涉案专利来说,专利权人住所地在国内,全部发明人均为中国国籍。
此外,证据2-2表明专利权人在中国大陆具有完善的研发体系和研发机构,比如“公司始终注重研发体系的建设和完善,建有省级高级技术企业研究开发中心和省级企业研究院”;证据2-1招股说明书也说明专利权人在境外尚无研发公司。
综上,无效请求人主张涉案专利发明创造的技术方案是在中国大陆境内完成的。
专利权人反击:
试图证明该技术方案是在国外完成的。
专利权人提供反证1——专利权人于口头审理当庭提交的由绍兴市公安局出入境管理局出具的胡仁昌的“出入境记录查询结果”,专利权人拟用反证1证明本专利的技术方案是胡仁昌于2016年在美国出差期间完成的。且进一步认为:1)本专利的第一发明人胡仁昌具有研发能力,本专利的发明创造主要是胡仁昌在美国完成的,其他发明人是在交流过程中完成的创造;2)完成发明创造并非一定要有实验机构,中国人也并非一定要在中国完成研发,在美国完成本专利的发明创造是事实,但无法提供证据证明,反证1可以作为这一事实的补强证据。
请求人认可反证1的真实性。
无效决定:
在考虑反证1的基础上,合议组认为该证据仍然无法充分表明其发明或者实用新型的实质性内容是在国外完成的。具体理由包括:反证1不能证明另外三位发明人在国外完成涉案专利的发明创造、发明人胡仁昌在美国短短十天内要完成技术方案的完整构思、还要完成美国临时专利申请所需的材料和所有申请手续这一主张的合理性明显不足、专利权人作为上市公司有完备的公司架构理应有能力提供发明创造在国外完成的直接证据,专利权人未尽到举证义务的情况下,应承担举证不利的法律后果。
因此,最后合议组依据专利法二十条宣告专利权全部无效。
尾声
本案作为保密审查第一案,从各个角度反映出一些有意思的话题:比如企业内部知识产权管理的合规性、美国临时申请的处理、无效过程中举证责任的分配和证据采用的考量等。
欢迎您随时与我们进行讨论
info@sptl.com.cn
未经授权不得转载!
如需授权,请邮件联系:client@sptl.com.cn
转载时,请务必要在醒目位置标注清楚:
文首:
作者:***,来源:智慧上专公众号(ID: sptl1984)
文末:
作者:***,公众号:智慧上专(ID: sptl1984)。
卓越服务,让智慧成就非凡!
如需修改标题,烦请标注原文标题,谢谢!
关注智慧上专
让智慧成就非凡
VALUE YOUR IDEA
扫描二维码
关注我们
微信号 : sptl1984
www.sptl.com.cn
分享
收藏
点赞
在看
新闻中心
卓越服务,让智慧成就非凡
卓越服务,让智慧成就非凡
卓越服务,让智慧成就非凡
卓越服务,让智慧成就非凡