小心意见陈述中被“以彼之道还施彼身”
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“以彼之道还施彼身”是金庸名作《天龙八部》中姑苏慕容氏的武功绝学,说的是用对方的成名技攻击对方,甚至杀死对方。在我们从事的专利代理行业中,虽然不会有身体上的厮杀,但在许多需要进行观点输出的场合中往往包含了“唇枪舌战”,哪怕是非口头提交的意见陈述也能感受到其中的“刀光剑影”。当代理师们 “舞枪弄剑”向审查员洋洋洒洒地陈述本案符合专利授权条件,抑或行云流水地在无效口审中反驳对方当事人的观点,是否会留意到这些“招式”可能被转移到自己身上。
招式一
申请被指“公开不充分”,意见陈述中争辩没有公开的部分为现有技术
有这样一个案例,一个发明申请要求保护一种激光打印装置,可以给活的大闸蟹打印标志它们产地(比如阳澄湖)的身份码,从而可以让消费者准确地识别出正宗阳澄湖的大闸蟹。这个身份码不会脱落,而且图案清晰、不易褪色,更加重要的是,在对活体进行打印的同时并不会影响大闸蟹肉质的鲜美。上述这些技术效果相对于申请日前的现有技术来说的确是相当显著的,但是说明书中对于如何进行活体打印这个关键步骤却并没有具体展开,所以在第一次审查意见和驳回决定中都被认定为“说明书公开不充分,本领域技术人员根据说明书的描述不清楚该怎么实现在不影响肉质鲜美的同时保证图案清晰不褪色”。由于已经无法再向说明书添加实质性内容了,所以在征得申请人同意后,代理师在答复一通和提复审的时候都强调,使用现有的激光打印机就可以实现上述技术效果,还提供了很多现有激光打印机的产品说明书和具体参数,甚至还将这部分内容的描述添加到了“背景技术”部分。最终,上述驳回决定被撤销了,但紧接着原审查员又在二通中指出缺乏创造性的问题,并在申请人答复二通后再次发出驳回决定,申请人最后放弃提复审。
上述案例中,代理师在使用“招式一”化解第一次驳回的同时,也为审查员用缺乏创造性的理由再次驳回案件埋下了种子,因为“招式一”中争辩的属于现有技术的内容也恰恰是本发明获得显著技术效果的实现方式。所以,当代理师成功证明了使用现有的激光打印机就能实现在不影响肉质鲜美的同时保证图案清晰不褪色,审查员也准备好了就用代理师提供的意见陈述来进行“反击”,在第二次审查意见和第二次驳回决定中都提到了“如申请人自己承认地,使用现有的激光打印机就能实现在不影响肉质鲜美的同时保证图案清晰不褪色……”。
虽然本案最后被自己的“招式一”反弹击倒,但本案最后的结局却并非因为代理师错用“招式一”,而是在撰写环节上就出现了漏洞,没有在最初提交的说明书中将核心发明点的实现方式写清楚。代理师面对此“先天不足”,虽只能被迫使出上述“招式一”,但仍需要兼顾后续被指出缺乏创造性的可能性,在补充部分资料作为背景技术的同时仍然要立足于说明书已经公开的发明点,可以强调因为该已经公开的发明点,所以本领域技术人员再结合现有技术就能实现说明书中的技术效果。这样“出招”,虽仍然结果难料,但至少不会被审查员轻易使用而“击倒”本方。
独立权利要求被指“缺少必要技术特征”,答辩中争辩不需要该技术特征发明也能解决技术问题
招式二
在一个无效案例中,无效请求人的无效理由中指出“涉案专利的独立权利要求1保护一种激光加工头,但该权利要求中只记载了透镜切换装置,而没有包括其他部件,无法解决说明书中所声称解决的技术问题”。专利权人方的代理师(以下简称“专利方代理师”)在口审中直接争辩“本发明要解决的技术问题就是解决不同焦距的透镜之间的切换问题,因此其他的部件不是解决技术问题的必要技术特征”。无效请求人方的代理师(以下简称“无效方代理师”)并未继续回应该争辩理由,但在后续关于创造性理由的争辩中,当无效方代理师指出“独立权利要求1与对比文件1之间的区别仅仅在于主题名称是激光加工头,而对比文件1是显微镜”时,专利方代理师随即争辩“这个区别导致两者技术方案的本质区别,因为激光加工的环境要比显微镜复杂很多,需要很多额外的部件,这些显微镜都是没有的”,此言一出,无效方代理师立即抛出了专利方代理师前面陈述的观点“本发明要解决的技术问题就是解决不同焦距的透镜之间的切换问题,因此其他的部件不是解决技术问题的必要技术特征”,也就是说,专利方代理师所陈述的显微镜中所没有的那些额外部件对于解决涉案专利的技术问题不起作用,并不会为涉案专利带来区别于现有技术的进步性。专利方代理师虽继续一味地强调激光加工头和显微镜的区别,但好比被捏了“七寸”的蛇,始终无法绕开这些所谓的区别对解决技术问题不起作用而且也没有在独立权利要求1中有所体现。后面的口审双方继续你来我往的过招,最后专利权人提出和解,主动将对应于一个具体实施例的从属权利要求合并到独立权利要求1中。
上述案例中,专利方代理师使用“招式二”来应对对方指出的“缺少必要技术特征”的缺陷,这个应对其实并没有问题,但在“出招”时没有兼顾到后续应对创造性问题的“后招”。而无效方代理师却及时抓住了两个招式之间的逻辑漏洞,用专利方代理师的“矛”来攻击他们的“盾”,最终把这个“盾”砸开了一个大洞。
除了上述两个“招式”,我们专利代理中肯定还会有其他情况存在被“以彼之道还施彼身”的可能性,我们除了要更全局地考虑意见陈述的应对策略,不被审查员或对手抓到破绽,更重要的是,尽可能地提高原始提交的申请文件和授权权利要求的质量。毕竟《天龙八部》中你何曾见过乔峰使的降龙十八掌或段誉使的六脉神剑被“以彼之道还施彼身”的?强大的招式不惧怕任何对手。所以,只要我们的专利申请文件质量足够好,审查员不会吝啬授权;只要我们授权的权利要求足够稳定,任何无效都撼动不了保护范围。
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